商標一旦獲準註冊,只要規範使用在指定商品或服務的範圍內,通常被視為商標的合法使用,這似乎已成為一種常識與共識。然而,近年來司法實務中出現的馳名商標所有人在民事案件中直接起訴註冊商標所有人使用侵權的案例,打破了這固有認知。
《商標法》第十三條第二款、第三款規定,侵犯馳名商標專用權的,不予註冊並禁止使用。註冊商標代表國家機關法律文件的公信力,而馳名商標代表著馳名商標所有人以及廣大消費者的切身利益。兩種權利衝突時應優先保護哪一個,似乎構成了一種困境。但仔細研讀相關法律規定,解析相關案例的判決,可以得出合法合理的結論。
一、相關法律規定
2008年《最高法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款規定:「原告以他人使用在核定商品上的註冊商標與其在先的註冊商標相同或近似為由提起訴訟的,法院應告知原告向相關行政主管機關申請解決。」該司法解釋對於已註冊商標之間存在權利衝突的情況提供了解決方案。
在實踐中,面臨兩個已註冊商標之間存在權利衝突時,作為律師或代理人,往往會依據此司法解釋建議當事人先走非訴程序,透過無效宣告或連續三年不使用撤銷的方式打擊對方的權利基礎,在對方註冊商標被無效或撤銷後再向法院提起後續的民事侵權訴訟。在針對雙方商標均為非馳名商標時,這種建議是可取的。
2009年《最高法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規定:「被告所使用的註冊商標違反商標法第十三條的規定,複製、摹仿或翻譯原告馳名商標,構成侵害商標權的,人民法院應根據原告的請求,依法判決禁止被告使用該商標。」上述司法解釋對於在先已註冊馳名商標與一般註冊商標之間權利衝突的情形提供了另一種解決方案。馳名商標的所有人作為原告時,可以直接向人民法院起訴,禁止侵權識別識別的使用,不必先走非訴程序。
也就是說,即使被控侵權標識已獲得註冊,如果該註冊商標屬於複製、模仿或翻譯原告的馳名商標,那麼商標侵權依然成立,註冊商標也會被禁止使用。兩個司法解釋看似存在著適用衝突,其實後者是新法,也是前者的特別條款。
根據新法優於舊法、特別法優於一般法的法律解釋規則,已註冊馳名商標雖然屬於註冊商標,卻可以基於2009年馳名商標司法解釋主張馳名並直接透過民事訴訟進行維權。也就是說,一般已註冊商標無條件適用上述2008年權利衝突司法解釋,而已註冊馳名商標可以選擇使用兩個司法解釋中的任一規定。
這項規定給了馳名商標所有人應有的保護力度,避免了馳名商標所有人在行政非訴程序中花費過多的時間和金錢,制止了侵權損害在這過程中進一步擴大的風險。已註冊的商標透過侵權訴訟被禁用的後果是,雖然該商標仍為已註冊商標,但卻無法進行使用,形同虛設。這體現了已註冊馳名商標的保護力度和範圍高於一般註冊商標,與商標法的立法本意相符合。
《商標法》第十三條第三款規定:「就不相同或不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標,誤導大眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用。」商標法第十三條中對於馳名商標的保護早有規定,包括「不予註冊」及「禁止使用」兩層內涵,即沒有註冊的商標在申請時“不予註冊”,已經註冊的商標也可以“禁止使用”。上述司法解釋是基於對法條的正確理解上所做出的具體規定。
二、司法案例
近幾年,深圳、江蘇、廣東各省以及最高人民法院出現幾起原告主張在先註冊的商標已經構成馳名,並以其馳名商標為權利基礎,禁止被告在後註冊商標使用的案例。在這些案例中,法院對於已註冊馳名商標相對於一般已註冊商標屬於上位階權利進行了充分闡述。
【案例1】廣東高院美孚「埃索/Esso」案
案號:(2014)粵高法民三終字第244號、(2025)民申字第404號
2012年,原告美孚公司要求廣東省廣州市中級人民法院認定其在第4類工業用油上「埃索/Esso」商標為馳名商標,並以此作為權利基礎,主張被告埃索技術公司第7類「汽車用品」等商品上所使用的「ASOO埃索」構成侵權,應禁止使用。
一審法院認為被告在第7類商品上已經註冊了「ASOO埃索」商標,且商標已註冊超過5年,因此對於原告的侵權指控不予支持。二審法院廣東高院指出,原告已在5年期限之內對被告註冊商標提出爭議申請,不適用超過爭議期限的規定。另外,「根據《最高法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條的規定,無論埃索技術公司和埃索汽車美容公司是否已就‘埃索’或‘ASOO’商標在某一類商品上申請乃至獲準商標註冊,美孚公司均有權尋求禁止在後註冊商標使用的民事救濟,從而製止埃索技術公司和埃索汽車美容公司在實際經營活動中摹仿其馳名商標在不相同和不相類似的商品上作為商標使用、誤導大眾。”最終判決被告“立即停止侵犯埃克森美孚公司商標專用權的行為”。該案出現在廣東高院發布的2014智慧財產權司法保護白皮書中。
在再審裁定中,最高法院再次確認了廣東高院法律適用的正確性,認為基於引證商標馳名以及指定商品的關聯性,「即使埃索技術公司持有『埃索』或『ASOO』註冊商標,美孚公司也有權禁止埃索技術公司和埃索汽車美容公司使用。」有了該最高院的判例作為指導,後續出現了更多的針對已註冊馳名商標直接起訴註冊商標侵權並禁用的案例。
【案例2】江蘇高院「阿里斯頓」案
案號:(2025)蘇知民終字第00211號
原告阿里斯頓熱能產品(中國)有限公司,以第11類熱水器等商品上註冊的第1255550號「」商標為權利基礎提起訴訟,主張被告在第6類整合式天花板等商品上使用的「阿里斯頓」中文標識、“ALSD0N”識別侵權。被告在第6類金屬天花板、天花板商品上有第8199907號「ALSD0N」註冊商標、8199995號「阿里斯頓」註冊商標。
兩審法院認為:首先,本案整合式天花板與熱水器分屬不同類別,本案涉及跨類別保護,需以馳名認定為保護前提,具有認定馳名的必要性,且原告的商標已構成馳名;其次,被訴標識屬於註冊商標,針對註冊商標之間的衝突,在馳名商標司法解釋施行之後區分兩種情況進行處理,對於普通註冊商標之間的衝突,仍依權利衝突司法解釋規定,透過行政途徑予以解決,而對於馳名商標與註冊商標之間的衝突,法院可以直接判決構成侵權的被告禁用其註冊商標。本案為2025年度江蘇法院智慧財產權司法保護「十大」典型案件之首。
【案例3】深圳高院「約翰迪爾」案
案號:(2025)京民終413號
原告美國迪爾公司、約翰迪爾(中國)投資有限公司以其在第7類農業機械等商品註冊的第206346號「JOHNDEERE」馳名商標/第7879578號「約翰.迪爾」商標及第12類拖拉機等商品上註冊的第206347號「JOHNDEERE」名馳為權利基礎,請求法院認定被告在第4類工業用油等產品上使用的第11730705號「佳聯迪爾」商標構成侵權。
本案的特別之處在於法院認為被告使用的第4類工業用油等產品與原告已註冊的馳名商標的商品已構成類似,但這一點並不影響法院適用關於審理馳名商標保護的民事糾紛案件的解釋第十一條的規定進行審理,即在認定原告7類、12類別上註冊商標馳名的基礎上,禁止被告在後註冊的使用。
首先,關於原告商標認馳的必要性方面,深圳市高等法院指出,雖然2001年商標法第十三條第二款及2013年商標法第十三條第三款規定的字面解釋均是對在中國已經註冊的馳名商標給予不相同或不相類似商品上的保護,但是基於法律規定的「舉重以明輕」的原則,從目的解釋的視角,顯然與已經註冊的馳名商標核定使用商品構成相同或類似商標的近似商標,也應納入到馳名商標保護的範疇中。
法院進一步指出,註冊商標專用權之間產生的權利衝突,商標法中已經有具體禁止性規定,基於誠實信用的商業經營道德,即使他人使用的已獲準註冊的商標,但是由於馳名商標更高、更強、更寬保護範圍與程度的考量,此時只要不超過商標法所規定撤銷期限及被控侵權人的註冊商標申請時,在先要求保護的商標已經構成馳名,此時人民法院可以據此解決不同註冊商標之間的權利衝突問題,並根據在案情況認定是否構成馳名。該案入選深圳知識產權法院2025年底評定的建院三年以來的典型案例。
三、結語
綜上,商標註冊後並非只要規範使用就絕對沒有侵權的風險。針對那些在申請之時基於複製、摹仿、翻譯馳名商標的惡意僥倖獲準註冊後進行使用的商標,法院給予馳名商標所有人禁止其使用的民事救濟,這符合商標法為馳名商標提供相對強保護的立法本意。商標法和相關司法解釋已經提供了判令被告停止使用的法律依據,法院可以也應針對此類型的案件直接進行裁判,以防止出現“遲到的正義”,迫使當事人陷入遙遙無期的商標無效行政程序和司法程序中,侵權行為無法及時遏制,權利人利益也將損失殆盡,這顯然與上述法律和司法解釋規定精神相背。


